在美国申请实务中,有时会出现这样的情况:申请人来不及准备正式申请文件,却因商业战略等需要一个较早的申请日。面对此种情况,您可以选择这样一条抢占时间的渠道——美国临时申请。
什么是美国临时申请
临时专利申请(Provisional Patent Application,PPA,以下简称“临时申请”)是向美国专利商标局提交的一种特殊的美国专利申请形式。该申请旨在为申请人提供一种成本低廉且提交文件和办理手续简单的专利申请方式。
在临时申请中,不需要正式的权利要求(Claims)、誓言及声明(Oath or Declaration)、相关资料及在先的技术公开,只需要准备一份简单的说明书或者一份技术交底书,以及必要的附图及发明人信息,就可以提交临时申请。临时申请不会经过实质审查,也不会获得授权成为专利,但其可以为之后的正式申请确立一个12个月的优先权,在此期限内,该临时申请的申请人可以提交以此临时申请为在先申请的正式申请(美国发明申请(Utility Application)或国际申请(PCT Application))。
需要注意的是,专利申请以临时申请的方式提出后,必须在12个月内将”临时专利”转换为正式申请,否则,此”临时专利”会在12个月后自动失效。
此外,申请人需要明确,临时申请仅适用于发明专利和植物专利,不适用于外观设计专利。
简而言之,临时申请是一种“占位”制度,可以作为企业在专利博弈中抢占先机的杀手锏。提交临时申请的最重要的作用就是获得更早的优先权申请日期,从而抢占时间先机,保护自己的技术方案免受他人抢注侵害等。
临时申请的优势
临时申请制度的特性决定着它可以为申请人带来诸多利处。
1、获得较早的优先权日期:在专利保护策略中,临时申请通常用来获得一个比较早的优先权日期。特别是在递交正式申请的时机还不成熟的时候,临时申请可以用来“占个位子”,为以后的正式申请抢占时间先机,这也是临时申请的核心优势。
2、费用较低:大实体进行美国专利临时申请时费用一般不超过300美金,中小实体可以获得减免,费用相对更低;
3、资料简单、流程便捷:递交的文件要求并不严格,可以只提交披露发明思想的草稿性说明文件,甚至可以是科技论文或实验总结,不用提交权利要求等正式申请文件。
4、更多的考虑时间:临时申请可以为申请人提供长达12个月的考虑时间,申请人可以充分利用此段时间进行专利价值评估、技术方案完善等,为正式申请做好充分准备,提升正式申请的授权成功率。
临时申请的应用
了解临时申请的含义及优势后,我们还要考虑如何根据临时申请制度进行正确应用,达成价值最大化。
首先,对于想要申请美国专利,提交正式申请时间不够充分、技术资料不够完善却又需要抢占优先权申请日的申请人,美国临时申请能够帮您获取足够的考虑时间及优先的申请日。
其次,对于技术更新换代较快、竞争激烈又有美国专利需求的企业,您也可以采取临时专利申请,可以在首次提出临时申请后的12个月内,多次提出临时申请来持续完善技术内容,正式申请时要求多个临时申请的优先权。
临时申请的隐患
当然,任何制度都不是只有好处没有坏处的,美国临时申请也一样,再利用其获取较早申请日的同时,您还需要注意一些风险:
由于不经实审,部分申请人在准备临时申请文件时较为粗糙,未考虑多种实施例,描述也常有大量不必要的限制,这些都可能对在后的正式申请的保护范围造成影响,甚至使后续的正式申请无法得到临时申请的支持,不被授予临时申请的优先日期。
以2002年的New Railhead Manufacturing公司状诉Vermeer Manufacturing公司专利侵权案为例,原告指出被告产品侵犯其专利US5,899,283(以下简称为283专利),题为“一种在岩层中水平定向钻孔的钻头”,和US5,950,743(以下简称为743专利),题为“一种在岩层中水平定向钻孔的方法”。这两个专利均为原告New Railhead公司基于1997年2月5日的临时申请No. 60/040,747(题为“一种定向接地钻孔工具”)进行的正式申请,涉及到的钻头和方法均用来克服现有技术中在坚硬岩层中水平钻孔的问题。
743专利权1为:
1. A method of horizontal directional drilling in rock, comprising the step of causing a drill bit at one end of a drill string to intermittently rotate as it digs in, stops rotation until the rock fractures, and then moves after fracture in a random, orbital intermittent motion.
1、一种在岩层中水平定向钻孔的方法,其特征在于.该方法包括使钻具的一蛾的钻头边挖掘边间歇地转动,直到岩石破碎停止旋转,然后在破碎后以随机和间歇的轨道运动移动。
283专利权1为:
1. An asymmetric drill bit for horizontal directional drilling in rock, comprising: a bit body attached to an end of a sonde housing; the unitary bit body being angled with respect to the sonde housing the bit body being nonmovable with respect to the sonde housing in drilling operation; and the bit body being mounted with a plurality of substantially forward-facing end studs extending from a front face of the bit body.
1、一种用于岩石水平定向钻孔的不对称钻头,包括:一个连接在一个探头外壳的一端的
钻头体;所述钻头体相对于探头外壳斜交,钻头体在钻孔操作中相对于探头外壳是不可移动的:以及所述钻头体安装有多个从钻头体的前面延伸的基本上朝前的端部螺柱。
针对于283专利,发明人Cox声称该说明书的权要1中“钻头体相对于探头外壳斜交”的意思为:探头有一个趾部(前部)和一个跟部(后部),该趾部和跟部的比率为“高于和低于探头外部周长的数值”。
而法院认为:其临时申请的说明书中并没有任何关于钻头“钻头体相对于探头外壳斜交”或其他描述趾部、跟部或趾部和跟部的比率的语言描述。临时申请中的披露不能充分地支持283专利,且由于283专利和743专利相互捆绑,判定原告专利均无效。
此案最终结果为原告败诉,原因正是在于正式申请发明权要未得到临时申请的充分支撑,因此不能被授予优先日期。
可见,虽然进行临时申请本质是为了较早的优先权日期,但申请也不可完全将其视作“占位子”的工具而随意提交。一个有价值的临时申请应该包含足够的技术细节,来支持后续正式申请的权利要求。这样的临时申请才能起到占据一个较早的优先权日期的作用。
若实在时间紧迫,在提交第一份文件准备相对粗糙的临时申请之后,申请人应该尽快地再递交一份后续的、较完善的临时申请,尽可能的弥补由于第一份申请中的不足带来的问题。在第一份临时申请过期之前,把这两份申请合并成一个正式申请递交即可。
临时申请应用实例
美国的Kmc Electronics Llc公司于2013年4月21日进行了US9423462B1-继电器测试装置和继电器测试方法的专利申请,其要求了于2012年5月7日提交的美国临时专利申请No.60/688,070的优先权,通过较早的临时申请,获取了较早的申请日。
美国3M公司于 2012年7月5日进行了US20120298395A1-屏蔽电缆的专利申请,该申请是2010年12月6日提交的未决先前国际申请PCT/US2010/060629的继续申请,且要求了2010年8月21日提交的美国临时申请No.60/378,872的优先权。通过结合临时申请和续案制度,不仅要求了临时申请较早的申请日,还一直持续进行延续申请,使母案一直活着,关于续案的更多内容也可以参考文章《续案申请,美国专利保护的关键武器》。
小结
临时申请是一把双刃剑,简单便捷、把握先机的同时也存在着一定的局限性,但运用得当依然不失为提前进行专利保护的上佳之选,能够有效为企业专利布局增砖添瓦。但因美国专利制度的复杂性,进行实务操作时,笔者建议最好寻求专业人士的帮助及建议,保证申请人的海外专利安全着陆。
抢占时间先机:美国临时申请