低风险、低成本or短周期,以PCT申请美国专利的途径你选对了吗?

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之前的文章中我们有提到,作为选择之一,申请人可以通过PCT途径申请美国专利。依据《专利合作条约》(Patent Cooperation Treaty, PCT),PCT申请可以通过两种方式落地美国:①371途径(371 Route);②旁路途径( Bypass 途径)。

那么,申请人该如何选择落地方式呢?本篇文章将为大家简单介绍两种途径的差异,申请人可以参考这些差异,选择合适的落地方式。

371途径和 Bypass 的基本介绍

何为371途径

通过PCT方式进入某指定国国家阶段需要通过国家化(Nationalization)程序,若进入的国家是美国,则需要遵从法律依据35 U.S.C. § 371,因此该途径简称为371途径(371 Route)。按照371途径的国家化程序,即便申请人选择提前进入美国(例如,优先权日起15个月时就以完备手续选择进入美国国家阶段),美国专利局仍然会搁置该申请直到30个月期限届满再处理,这在一定程度上拉长了审查周期。

371途径优势

① 371途径申请的官费比Bypass更便宜。

② 371途径对发明单一性的限制要求没有Bypass严格,被要求分案的概率比Bypass小。

何为Bypass

通过提出继续申请(Continuation),将PCT申请以续案的方式转化为美国本土申请,该途径称为“Bypass Continuation Route”,简称为旁路途径(Bypass途径)。其中,Bypass途径又可以分为以延续案(CA)或部分延续案(CIP)两种方式进入美国。与371途径不同的是,以Bypass途径落地美国的专利,美国专利局会按照新申请的流程受理和审查,而不会等待至30个月期限届满再处理。虽然按照新申请的流程受理和审查,但Bypass途径与371途径落地美国的期限限均为最早优先权日起30个月内,且申请日均为PCT的申请日。

Bypass优势

①Bypass途径落地美国的专利从递交到收到受理通知书的时间较短,一般10天左右,而371途径则需要6个月左右。因此,通过Bypass途径进入美国,在一定程度上可能更快得到专利授权。这是因为,如果申请人选择提前进入美国(例如,优先权日起15个月时就以完备手续选择进入美国国家阶段),但按照371途径的国家化程序,美国专利局仍然会搁置该申请直到PCT进入国家阶段的30个月期限届满再处理。相比而言,若采用Bypass方式进入美国,美国专利局会按照新申请的流程受理和审查,而不会等待至30个月期限届满再处理。因此,Bypass在受理速度方面的优势能够在一定程度上加速审查。

②Bypass途径可选用的加快专利审查的方式更多。Bypass适用三种加快方式:加速审查(Accelerated Examination)、专利申请高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)、优先审查(Prioritized Examination,又称Track One)。而371途径只能选择PPH。

③Bypass途径可以对原PCT申请(包括权要和说明书)进行修改,而且,在修改过程中可以加入原PCT中没有记载的新的内容。然而,371途径申请虽然也能修改,但是修改内容必须忠实于原PCT申请,不能加入新的内容。另外需要注意的是, Bypass申请中,新的内容无法享有PCT的申请日。

371途径和Bypass的适用情况

既然371途径和Bypass途径各具优势,申请人在实操中究竟该如何选择呢?整体来讲,选择371途径Bypass途径,申请人可以从以下几点综合考量:

以授权为目的的专利申请

(例如,有项目申报、融资等需求)申请美国专利时,需要结合PCT的创造性风险来综合选择合适的途径。例如:

  • 如果PCT本身创造性风险比较小,可以考虑走371途径。不仅官费低,而且无需支付对PCT修改的成本,申请人可以以最小的成本获得授权。
  • 如果PCT本身创造性风险比较大,则需要在原PCT的基础上增加内容,以强化新创性,避免在答复的时候被驳回。因为新增了内容,需要走Bypass。

如何来评估PCT的创造性呢?申请人可以通过国际检索报告给出的书面意见来初步判断PCT的创造性。但是国际检索报告的结论并非决定性的,因为PCT在落地美国后,美国专利局会重新检索美国申请。所以,如果想要更准确地评估创造性,申请人或代理机构可以通过主动检索进一步判断。

如果客户对授权的速度也有诉求呢?

若是对速度有需求,则可以考虑Bypass途径。因为Bypass加速审查速度的手段更丰富,例如,Bypass可以通过Track One加快审查速度以更快拿到授权。并且,如前面提到的,Bypass受理周期更短,在受理速度方面的优势能够在一定程度上加速审查。

以保护为目的的专利申请

以前的文章中我们有介绍到,高质量的专利申请可以增加专利授权的机会,在授权后专利稳定性也更强。因此,以保护为目的的专利自然需要较高的申请质量。若PCT申请的说明书质量不高,例如,存在说明书未能清楚、完整地支持权利要求的问题或者存在一定创造性风险,则可以通过Bypass途径对说明书和权利要求进行实质修改和补充,以弥补初始递交的PCT申请的质量缺陷。

另外,以保护为目的的专利申请面向的不仅是当前技术方案的保护,还需要考虑保护未来产品可能发展方向,换言之,需要基于行业未来的发展动向或基于竞对可能的技术更新,尽早将可能的方向布局在当前说明书中。从实操层面,在说明书中对技术内容进行充分扩展,未来则可以基于实际情况基于提前布局在说明书中的内容选择续案,抢占时间先机。

未来续案价值大的专利申请

如上所述,申请人有时可能会结合市场需求或竞对发展来选择提交续案。另一方面,若申请人认为专利在未来某个方向可能具备较大的诉讼价值,此时对申请质量要求同样很高,因为这涉及到未来续案的布局。这里所谓的说明书的质量关键在于技术内容实质是否足够,是否有面向未来、面向市场、面向竞对的实质性扩展内容。对于此类专利申请,建议通过Bypass路径,对说明书进行充分的实质性扩展。

技术或产品存在迭代更新

如申请人的技术或产品后续存在迭代更新,而这种迭代更新跟原申请中的技术是息息相关的,则可以通过Bypass的方式将迭代或更新的内容补充到原申请中。

结论

综上所述,Bypass途径371途径各有利弊,PCT具体选用哪一种方式落地美国,可以基于申请目的、申请文件质量、创造性、续案需求等因素综合考虑。同时需要注意,371途径和Bypass只能是择一进行,例如,采用Bypass途径落地美国后,后续就不能再更换371途径了。

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1、巴黎公约途径和PCT途径如何选择?

2、详解美国专利的续案申请制度

3、优先权或者PCT底子不好,还有没有补救途径?

4、【1亿美金诉讼案】从美国Raffel公司诉家具巨头敏华,深度剖析基于续案的定向打击

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