核心技术进行了美国专利申请,但最终在美国却没达到预期的保护效果。这可能是很多国内企业在技术保护走出国门会遇到的困境。
那是什么原因呢?
很可能是因为专利申请时没有合理进行专利布局。
当然,如果首要目的是为了尽快拿美国专利权,以配合一些项目需求,谈专利布局可能有点“远”了。
但是,如果是对核心技术申请核心专利,以获取保护,专利布局的合理性就非常关键,不能懈怠。
首先,我们聊聊什么是核心技术?
通过介绍几种常见的核心技术的判断方式,应该能够对核心专利有所理解。
01 是否为基础类技术
基础类技术可以理解成,能够将某个产品或者某个功能从“0”发展到“1”的技术,即最基础的、难以绕开的技术。
拿智能手机来说,基础类技术可以包括芯片技术。如果智能手机中不包含芯片,将无法实现其基础功能。因此,芯片是基础类技术。
部分企业会感叹,从“0”到“1”的毕竟是少数,很多产品都是“站在别人的肩上”发展来的,这种后来居上的技术贡献就没办法进行专利保护了吗?别急,可以看看你的技术内容是否满足下面的标准。
02 是否具有区别性意义的创新技术
核心技术还可以是使产品区别于其他同类产品、且创新的技术。核心技术可以是新增功能的创新技术,还可以是解决同类产品共性、明显问题的创新技术。
举个例子,虽然具有拍照功能的手机技术已经成熟了,当手势控制拍照的技术第一次出现时,企业可以将其作为核心技术。
又例如,虽然手机充电技术已经存在了,当市场上存在手机电池充电速度普遍较慢是技术问题时,手机的快充技术仍然可以作为企业的核心技术。
03 是否对现有技术具有开创性改进效果
简单来说,此类技术可以总结为:技术问题众所周知,但你提出了不同于现有技术的解决方式,并且取得了“意料不到”的效果。
例如,使得功能机跨越到智能手机的相关技术即属于此类技术。再例如,使得胶卷相机跨越到数码相机的相关技术也属于此类技术。
需要注意的是,究竟怎样才属于“意料不到”,该判断本身具有主观性。此点可以参考我们的往期文章:别人没有这样的产品,就能申请美国专利吗?
接着,对于核心技术,我们应该如何专利布局呢?
01 争取最大的保护范围
不可否认的,力求最大的保护范围,是保证专利保护质量的关键。
所以,专利布局首先要考虑:怎么争取保护范围。
合理上位和分层次布局是争取保护范围的实操方案。
在对核心技术方案进行专利申请时,应该有意识地对技术方案的逻辑进行分析,确定该技术方案中的必要技术特征与非必要技术特征。
对于必要技术特征,应对其进行上位概括,避免在权利要求中使用特定选择和下位术语。如果我们不对技术特征进行上位,竞争对手将很容易通过相似的或者可替代的技术方案,克服其侵权的嫌疑。
对于非必要技术特征,在对该技术方案进行专利申请时,应避免在权利要求中加入过多非必要技术特征,导致对专利权保护范围的限制。
但是,宽的保护范围能否要求的到,很大程度上还取决于实施例是否足够支撑权要。另一方面,若是实施例足够多,竞争对手进行规避的难度也就越大。
所以,专利布局还需要考虑:提供足够的实施例,支撑保护范围、防止规避,一箭双雕。
02 充分实质性扩展
除了核心技术当前的实施例(即,优选的技术方案和淘汰的技术方案)以外,还需要实质性扩展,来保证充足的实施例。
实质性扩展,可以是从可能规避的角度入手,考虑可能的实施例。
此外,实质扩展的实施例,不仅要着眼于现在,而且要放眼未来的技术发展。
那是不是对技术方案的扩展越多越好呢?自然不是。
扩展讲究的是“质”,而非“量”。具备“质”的扩展才会对专利布局有贡献,一些无意义的扩展只会增加申请成本。
另外,专利权人将过多精力浪费在无意义的内容上,还可能忽略对关键技术特征的打磨,最终得不偿失。
所以,不论是保护范围,还是实施例的充分支撑,都是撰写质量上的体现。核心技术的专利申请在撰写质量上只有严格把关,才可能达到预期。
对于核心技术,企业争取保护的同时,可能存在对授权/快速授权的需求。
矛盾的是,权要构建的保护范围越大,该范围囊括的现有技术就越多,审查员也更容易依据多篇对比文件的公开否定创新。怎么去做保护范围和授权之间的平衡呢?
对于美国专利申请来说,应用续案制度能够解决。
美国续案制度,平衡不同需求
美国续案制度相对于别的国家,算是一种特殊的存在。也正是因为这个制度,在申请美国专利时,专利布局能够充分发挥其价值。
美国续案制度最大的特点就是:只要母案或者母案后续的续案一直处于未决状态,可以持续递交续案。换句话说,只要申请策略合适,美国续案制度允许持续递交续案。
也正是如此,如果有快速授权需求,先以快速授权为目的构建权要,尽量减少与审查员之间的来回“交涉”。若在母案授权后递交续案,则可以以保护核心技术为目的,重新构建权要,尽量争取足够大的保护范围。
这其中最核心的是:不能忘记对说明书的质量要求。前面提到的实质性扩展不能因为快速授权而忽略,否则不可能支撑后续实施的保护策略。
关于通过美国续案制度实现保护范围的扩大, 我们往期有专题文章介绍:在美国专利申请中,如何基于 续案 扩大保护范围?
美国续案制度,适应市场状况
除了扩大保护范围以外,美国续案制度还能根据市场上涌出的产品情况,灵活构建权要,对竞对实现定向打击。
如果最终没能拿到囊括各种保护范围的美国授权权要,只是争取到一个实施例(可能一般是优选实施例)的保护,也并不是说其他实施例没有保护机会了。
反而,可以结合市场上出现的实施方式,有针对性地基于母案中的其他实施例构建权要,提交续案。这就是所谓的定向打击。
当前,这一前提还是前面一再强调的,要提前在母案说明书中进行充分实质性扩展。
关于美国续案制度来实现定向打击, 我们往期有专题文章介绍:【1亿美金诉讼案】从美国Raffel公司诉家具巨头敏华,深度剖析基于续案的定向打击
小结
综上所述,我们所谈论的专利布局和专利保护,其实是跟申请人的需求极其相关的。确定核心专利以后,如何基于不同情况进行实施例和权要构建,以及如何充分发挥美国续案制度在专利布局中的作用,是企业需要注意的关键。
美国专利应该如何布局?